Jak wykazać rzeczywiste używanie znaku towarowego
Sąd Pierwszej Instancji (SPI) w wyroku z 16 listopada 2011 r. w sprawie T-308/06 dokonywał oceny dowodów, które mają potwierdzić rzeczywiste używanie znaku towarowego.
Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy skutkuje nie tylko uzyskaniem uprawnienia do używania znaku, ale rodzi obowiązek używania zastrzeżonego oznaczenia. Używanie umożliwia dochodzenie ochrony znaku towarowego w przypadku jego naruszenia lub kolizyjnej rejestracji znaku późniejszego. Z kolei nieużywanie oznaczenia przez 5 kolejnych lat od rejestracji może też stać się podstawą do stwierdzenia jego wygaśnięcia.
Aby znak towarowy korzystał z ochrony, jego używanie powinno być rzeczywiste. Przesłanka ta zawarta jest w art. 170 prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 r. Brak jednak jej legalnej definicji. Nie wypracowano także dotychczas jednoznacznych kryteriów dotyczących sposobu jej rozumienia i oceny materiału dowodowego, który wystarczałby do wykazania rzeczywistego używania znaku towarowego.
Problemy związane z rozumieniem pojęcia rzeczywistego używania znaku towarowego nie zostały jeszcze wyjaśnione przez orzecznictwo krajowe. Tymczasem systematycznie zajmują się nimi organy wspólnotowe. I tak, w wyroku z 16 listopada 2011 r. w sprawie T-308/06 Sąd Pierwszej Instancji (dalej SPI) stanął przed koniecznością dokonania oceny mocy dowodowej konkretnych, przedstawionych w sprawie dowodów, które miały potwierdzić rzeczywiste używanie znaku towarowego.
Omawiana sprawa dotyczy toczącego się przed OHIM postępowania sprzeciwowego wobec rejestracji wspólnotowego słowno-graficznego znaku towarowego Buffalo Milke Automotive Polishing Products, zarejestrowanego na rzecz Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc (dalej „Buffalo Milke” lub „skarżąca”). Niemiecka spółka Werner & Mertz GmbH (dalej „Werner & Metz” lub „interwenient”), wniosła sprzeciw wobec rejestracji ww. znaku towarowego, powołując się na wcześniejszy, zarejestrowany w Niemczech, a więc krajowy, słowno-graficzny znak towarowy „Bufalo”.
Zgłaszająca późniejszy wspólnotowy znak towarowy Buffalo Milke, korzystając ze swego uprawnienia przewidzianego w art. 42 ust. 2 i 3 Rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, zażądała przedstawienia dowodu na rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku na terytorium Niemiec przez spółkę Werner & Metz w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. Zgłoszenie rozpatrywanego wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane 8 kwietnia 2002 r., dlatego też okres pięciu lat, o którym mowa, obejmował od 8 kwietnia 1997 r. do 7 kwietnia 2002 r.
Powołując się z kolei na zasadę 22 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95 wykonującego Rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, spółka Buffalo Milke wskazała, że dowód używania wcześniejszego znaku towarowego powinien zawierać określenie miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania tego znaku.
W związku w powyższym spółka Werner & Metz przedstawiła Wydziałowi Sprzeciwów następujące dowody mające na celu wykazanie, że wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście w Niemczech używany, a mianowicie:
- złożone pod przysięgą oświadczenie dyrektora generalnego z 3 grudnia 2003 r.;
- dwie broszury wyszczególniające towary oznaczone graficznym znakiem towarowym z tłumaczeniem odnośnych fragmentów, niedatowane;
- dwie kopie opakowań towarów zawierające tłumaczenie na język angielski, niedatowane;
- dwa cenniki z częściowym tłumaczeniem, zawierające wzmiankę „obowiązuje od” i daty 1 kwietnia 2001 r. oraz 1 stycznia 2000 r.;
- trzy sprawozdania o obrotach miesięcznych z 1997, 1998 i 1999 r.;
- dwa sprawozdania o obrotach z 2003 r.
Na podstawie powyższych dowodów Wydział Sprzeciwów OHIM oddalił sprzeciw w całości z uzasadnieniem, że przedstawione dowody są niewystarczające dla wykazania, że wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany w Niemczech w okresie pięciu lat poprzedzającym publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. Zdaniem Wydziału Sprzeciwów wszystkie przedstawione dokumenty zostały przygotowane wewnętrznie, co nie pozwala na wyciągnięcie wiarygodnego wniosku o rzeczywistej i konkretnej sprzedaży towarów na właściwym rynku. Dokumenty te nie wykazały także zakresu używania wcześniejszego znaku towarowego.
W związku z taką decyzją Wydziału Sprzeciwów spółka Werner & Metz po wniesieniu odwołania od decyzji przedstawiła dodatkowe dowody, tj. dziewięć faktur wystawionych w okresie od 20 kwietnia 2001 r. do 18 marca 2002 r. Wszystkie przedstawione przez spółkę dowody łącznie zostały odmiennie ocenione przez Izbę Odwoławczą OHIM, które wydała decyzję o uchyleniu niekorzystnej dla uprawnionej do wcześniejszego znaku towarowego spółki Werner & Metz decyzji Wydziału Sprzeciwów.
Zgłaszająca późniejszy wspólnotowy znak towarowy Buffalo Milke, nie zgadzając się z takim rozstrzygnięciem, zaskarżyła powyższą decyzję, powołując się na argumenty zmierzające do obalenia mocy dowodowej przedstawionych w sprawie dowodów.
Skarżąca podzieliła całość materiału dowodowego na dwie grupy, różnicując swoją argumentację w zależności od tego, czy kwestionowała dowody przedstawione przed Wydziałem Sprzeciwów, czy dowody uzupełniające przedstawione dopiero przed Izbą Odwoławczą. Taka metoda analizy i podziału dowodów spotkała się z dezaprobatą SPI. Dzielenie materiału dowodowego na części jest nie do pogodzenia z zasadą, zgodnie z którą dowody należy oceniać całościowo.
Wobec dokumentów przedstawionych w pierwszej instancji skarżąca podniosła, że są one w oczywisty sposób niewystarczające do wykazania rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, wskazując, że po pierwsze − pochodzą one od uprawionego, co czyni je niewiarygodnymi, a po drugie − nie zawierają wszystkich wskazań wymaganych przez zasadę 22 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95, t.j. informacji dotyczących czasu, miejsca, zakresu oraz charakteru używania znaku.
SPI zaznaczył, że fakt pochodzenia dowodu od samego uprawnionego nie może pozbawiać go wszelkiej wartości, w szczególności gdy wynik badania dowodów co do ich pochodzenia czy okoliczności sporządzenia wskazuje, że dowody są racjonalne i spójne. SPI podkreślił, że żaden z przepisów nie wymaga, aby każdy dowód musiał koniecznie zawierać informacje o każdej z czterech ww. okoliczność, o jakich wspomina skarżąca. SPI zaznaczył, że przedstawione broszury, cenniki i oświadczenia, mimo że nie poświadczają bezpośrednio miejsca, czasu i charakteru, czynią to w sposób dorozumiany. W przedstawionych jako dowody używania broszurach towary są prezentowane w języku niemieckim. Jeśli nawet sposób użycia i opis towaru podane są po francusku i angielsku, wyjaśnieniem tego jest okoliczność, że towary zostały reimportowane z innych państw europejskich. Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że rynkiem docelowym są rzeczywiście Niemcy. Wskazanie co do miejsca podkreślają cenniki, sporządzone − zależnie od roku obowiązywania − w markach niemieckich lub w euro. Sprawozdania o obrotach wskazują, że sprzedaż została rzeczywiście dokonana, a okoliczność tę potwierdzają faktury. Chociaż określenie „bufalo” odpowiadające znakowi towarowemu jest na fakturach skrócone do sylaby „buf”, nie ma wątpliwości, że skrót ten może odnosić się tylko do określenia „bufalo”. Dokumenty nieopatrzone datą lub opatrzone datą spoza okresu, który ma być brany pod uwagę, również należy uwzględnić. Nawet przy założeniu, że same te dokumenty nie pozwalają na stwierdzenie rzeczywistego używania, należy uznać, że z uwagi na to, iż okres żywotności handlowej towaru rozciąga się na podany okres, dokumenty tego rodzaju powinny zostać wzięte pod uwagę i ocenione łącznie z pozostałymi materiałami, gdyż mogą one stanowić dowód a posteriori rzeczywistego i poważnego wykorzystania handlowego znaku towarowego.
Wobec dokumentów stanowiących dowody późniejsze − faktury przedstawione po raz pierwszy Izbie Odwoławczej − skarżąca podniosła, że nie powinny zostać wzięte pod uwagę przez Izbę Odwoławczą ze względu na późny etap postępowania, na którym to przedstawienie dokumentów miało miejsce, a także ze względu na fakt, że po pierwsze − świadczą tylko o używaniu sporadycznym, po drugie − zostały wystawione przez podmiot, co do którego nie zostało udowodnione, że chodzi o autoryzowanego licencjobiorcę właściciela znaku, po trzecie faktury nie obejmują całości okresu pięciu lat, w którym należy wykazać rzeczywiste używanie.
SPI wskazał, że OHIM korzysta ze swobody oceny stanu faktycznego i dowodów przedstawionych nawet z opóźnieniem przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy. W omawianej sprawie dowody przedstawione z opóźnieniem były dowodami uzupełniającymi, które wyjaśniały kwestie związane z zakresem używania wcześniejszego znaku towarowego, to znaczy kwestie, co do których dowody zostały już przedstawione w pierwszej instancji. Nawet jeśli dopuszczenie przedstawionych z opóźnieniem dowodów używania powinno być uzależnione od pojawienia się „nowej okoliczności”, to i tak w niniejszej sprawie istniały zasadne względy przemawiające za dopuszczeniem tych dowodów. SPI uznała, że za nową okoliczność należy uznać decyzję Wydziału Sprzeciwów o oddaleniu sprzeciwu. W przypadkach, gdy wnoszący sprzeciw przedstawia w wyznaczonym terminie stosowne dowody pierwotne, sądząc w dobrej wierze, że są one wystarczające do poparcia jego roszczeń i dopiero z decyzji Wydziału Sprzeciwów dowiaduje się, że dowody te nie zostały uznane za wystarczające, nie istnieje żaden zasadny wzgląd uniemożliwiający mu uwypuklenie lub wyjaśnienie treści pierwotnych dowodów poprzez przedstawienie dowodów uzupełniających, gdy zwraca się do izby odwoławczej o nową, pełną analizę sprawy.
SPI nie podzielił także pozostałych zarzutów skarżącej. Nie jest konieczne, aby używanie obejmowało cały okres pięciu lat, wystarczy okres na tyle długi w ciągu tych pięciu lat, aby stwierdzić, że używanie jest rzeczywiste. Cały materiał dowodowy jest wewnętrznie spójny. Faktury pośrednio dają także wskazówki co do używania wcześniejszego znaku towarowego. Okoliczność, że przedstawione faktury nie są opatrzone kolejnymi numerami i są wystawione zasadniczo w różnych miesiącach, prowadzi do wniosku, że interwenient przedstawił tylko dowody służące za przykłady dokonywanej sprzedaży. To pozwala założyć, że ogólna wartość dokonywanej sprzedaży rozpatrywanych towarów była w rzeczywistości zdecydowanie wyższa od wartości sprzedaży konkretnie wskazanej. Faktury zostały wystawione przez spółkę, której firma pojawia się w cennikach wraz ze wzmianką, którą − tłumacząc na jęz. polski − można określić jako „spółka dystrybucyjna”.
W powyższej sprawie SPI nie stawiał wysokich wymagań co do dowodów koniecznych dla wykazania rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego. Przyjął linię zdecydowanie korzystną dla uprawionych do znaków towarowych. Potwierdził utrwalone w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości rozumienie pojęcia rzeczywistego używania, które − aby zostać uznane za „rzeczywiste” − nie zawsze musi być używaniem na dużą skalę. W przypadkach naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe trudno wymagać od uprawnionych przedstawienia dowodów innych, niż te sporządzone wewnętrznie, t.j. cenników, faktur, sprawozdań finansowych. Nie należy zatem odmawiać im mocy dowodowej. Oceny dowodów należy dokonywać na podstawie całego przedstawionego materiału dowodowego.
SPI racjonalnie podchodzi także do kwestii prekluzji dowodowej. Analiza istoty sprzeciwu powinna być możliwie najpełniejsza, tak aby uniknąć rejestracji znaków towarowych, które mogłyby następnie zostać unieważnione. Dopuszczenie dowodów przedstawionych z opóźnieniem, może być wręcz uzasadnione. Wówczas zasada skuteczności proceduralnej, która leży u podstaw konieczności przestrzegania terminów, powinna ustąpić zasadzie pewności prawa i dobrej administracji wymiarem sprawiedliwości.
Wydaje się, że orzecznictwo wspólnotowe w omawianym zakresie ma charakter kierunkowy. Dlatego pożądana byłaby jego analiza przez krajowe sądy administracyjne i Urząd Patentowy. Wymienione problemy aktualne są także w odniesieniu do spraw naruszeń znaków towarowych rozpatrywanych przez sądy powszechne. Tu wymogi dowodowe stawiane przed uprawnionymi do znaków towarowych są stosunkowo wysokie. Tym niemniej trudno w tej chwili przewidzieć, czy te korzystne dla uprawnionych tendencje widoczne w sposobie oceny materiału dowodowego przed OHIM i SPI przełożą się na podejście krajowych sądów administracyjnych i Urzędu Patentowego.
Lena Marcinoska, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
