Rejestracja domeny w złej wierze | Co do zasady

Nieuczciwe działanie polegające na wykorzystaniu oznaczenia, do którego prawo przysługuje osobie trzeciej, do rejestracji nazwy domeny internetowej może zostać uznane za działanie w złej wierze.

Wyrok arbitrażowy z 15 lipca 2013 r. wydany przez Centrum ADR do Rozstrzygania Sporów o Domeny .eu przy Sądzie Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej

Zła wiara a znaki towarowe

Żaden z polskich ani wspólnotowych aktów prawnych dotyczących znaków towarowych nie definiuje pojęcia złej wiary. W orzecznictwie najczęściej przyjmuje się, że działanie w złej wierze wiąże się ze zgłoszeniem znaku w innym celu niż odróżnianie towarów. A zatem zgłoszenie znaku po to, aby ten znak później odsprzedać lub zablokować jego rejestrację innemu przedsiębiorcy, powinno zostać uznane za dokonane w złej wierze. Sądy, zarówno wspólnotowe, jak i krajowe, udzielają kolejnych wskazówek, jak interpretować przesłankę złej wiary. Jednym z pierwszych orzeczeń był wyrok Sądu Pierwszej Instancji, który w wyroku z 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07 Chocoladenfabriken Lindt & Spruengli przeciwko Franz Hauswirth GmbH stwierdził, że istnienie złej wiary u zgłaszającego musi być oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności, a w szczególności:

• czy zgłaszający wiedział lub powinien był wiedzieć, że konkurent używa oznaczenia kolizyjnego,
• czy zgłaszający miał zamiar uniemożliwienia dalszego używania danego oznaczenia przez konkurenta oraz
• jaki jest stopień ochrony prawnej, z jakiej korzystają kolizyjne oznaczenia.

Brak jednoznacznej definicji pojęcia złej wiary i dopiero kształtująca się wykładnia tej przesłanki, ponadto trudności w wykazaniu, że zgłaszający znak działa nieuczciwie, nie mówiąc już o praktycznie niemożliwym zgromadzeniu dowodów bezpośrednio wskazujących na zły zamiar zgłaszającego powodują, że zła wiara wciąż nie jest wystarczająco często wskazywana jako przeszkoda rejestracji znaków towarowych.

Sytuacja w domenach

W przeciwieństwie do prawa znaków towarowych wciąż nie ma polskiej regulacji dotyczącej zasad obowiązujących w zakresie praw do nazw domen internetowych. W sporach o prawa do krajowych domen internetowych stosuje się przepisy ustaw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub prawa własności przemysłowej.

Lepiej przedstawia się sytuacja europejskich domen internetowych (.eu). Obowiązuje tu bowiem „rozporządzenie Komisji (WE) Nr 874/2004 z 28 kwietnia 2004 r. ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację”, które zawiera podstawy prawne i zasady rozstrzygania sporów o prawa do nazwy domeny internetowej.

Rozporządzenie 874/2004 wyraźnie uznaje zarejestrowanie lub używanie domeny w złej wierze za niedopuszczalne. Zgodnie z art. 21 ust. 1 tego rozporządzenia zarejestrowana nazwa domeny poziomu .eu podlega wycofaniu m.in. wtedy, gdy nazwa ta została zarejestrowana lub jest używana w złej wierze. Złą wiarę można wykazać w przypadku, gdy okoliczności wskazują, że nazwa domeny została pierwotnie zarejestrowana lub nabyta:

• w celu sprzedaży, wynajęcia lub innego przekazania danej domeny właścicielowi nazwy, do której prawo zostało uznane lub ustanowione,
• w celu powstrzymania właściciela takiej wcześniejszej nazwy, z zastrzeżeniem, że formę takiego postępowania podmiotu rejestrującego można udowodnić lub też domena nie była używana w istotny sposób przez co najmniej dwa lata od daty jej rejestracji.

W sporach domenowych najkorzystniejszą możliwością, z uwagi przede wszystkim na szybkość postępowania, jest oddanie sprawy do rozpatrzenia przez odpowiedni sąd arbitrażowy. W przypadku domen poziomu .eu jest to Centrum ADR do Rozstrzygania Sporów o Domeny .eu przy Sądzie Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej (dalej: Sąd ADR).

W wyroku arbitrażowym z 15 lipca 2013 r. Sąd ADR wypowiedział się w sprawie dotyczącej dwóch polskich hurtowni stali jakościowych, które od kilkunastu lat koegzystują na rynku. Powodem w postępowaniu była działająca na rynku polskim od 9 lutego 2006 r. spółka Akrostal. Zarzuciła ona pozwanej spółce Multistal & Lohmann, że ta ostatnia 29 listopada 2006 r. dokonała w złej wierze rejestracji domeny akrostal.eu.

Sporna nazwa domeny jest identyczna z nazwą stanowiącą firmę spółki oraz z zarejestrowanym w 2011 roku znakiem towarowym. Powód podkreślał jednak, że już od roku 2001 korzysta nieprzerwanie z nazwy Akrostal w obrocie gospodarczym. Powód jest także właścicielem zarejestrowanej w 2002 roku domeny akrostal.pl. Spółka Akrostal podkreślała, że pozwany nie wykorzystywał domeny akrostal.pl od co najmniej dwóch lat. Jej zdaniem pasywne przetrzymywanie przez pozwanego domeny akrostal.eu ujemnie wpływa na postrzeganie spółki Akrostal przez jej kontrahentów; spółka wielokrotnie miała dowiadywać się o poczcie elektronicznej wysyłanej przez potencjalnych lub aktualnych klientów na adres akrostal.eu, podczas gdy taka poczta nigdy nie została przekierowana do spółki przez pozwanego. Powód podkreślał, że pozwany, spółka Multistal & Lohmann, dokonał rejestracji domeny w złej wierze, w celu pozbawienia spółki Akrostal możliwości zarejestrowania i korzystania z przedmiotowej domeny.

Pozwany bronił się przed zarzutem działania w złej wierze, podnosząc, że nigdy nie składał powodowi żadnych ofert sprzedaży lub najmu domeny, a sam powód nigdy nie wystąpił z żądaniem zaprzestania używania tej nazwy czy też zbycia w jakiejkolwiek formie spornej domeny na jego rzecz. Bierność zachowań spółki Akrostal oraz sankcjonowanie tej sytuacji przez szereg lat potwierdza, że powód nie był zainteresowany sporną domeną i nie potrzebował jej do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. A więc, zdaniem pozwanego, nie istniały dowody na to, że sporna nazwa domeny została zarejestrowana w celu sprzedaży, wynajęcia lub innego przekazania powodowi.

Sąd ADR uznał, że rejestracja przez Multistal & Lohmann domeny akrostal.eu została dokonana w złej wierze. Po pierwsze, domena akrostal.eu jest tożsama z oznaczeniem, do którego powodowi przysługuje prawo jako prawo do firmy. Dla Sądu istotne było także to, że domena ta nie była następnie używana w istotny sposób przez co najmniej dwa lata od daty rejestracji. Dodatkowo Sąd ADR wskazał, że oba podmioty działały na tym samym rynku właściwym i konkurowały ze sobą bezpośrednio. Pozwany zatem zdawał sobie sprawę z zakresu działalności powoda i firmy, pod jaką powód tę działalność prowadził. A zatem należy uznać, że nazwa domeny została zarejestrowana w złej wierze, w celu powstrzymania uprawnionej do firmy „Akrostal” spółki Akrostal przed zamieszczeniem tej nazwy w nazwie domeny.

Przy okazji warto przypomnieć wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 lipca 2010 r. w sprawie C-569/08. Trybunał w wyroku tym dokonał dalszej wykładni przesłanki złej wiary w przypadku sporu dotyczącego nazwy domeny internetowej. Trybunał stwierdził wówczas, że ocena działań w złej wierze powinna być zawsze dokonywana na podstawie wszechstronnie zbadanych okoliczności sprawy, a więc nie tylko przez pryzmat tych wskazanych w rozporządzeniu. Oznacza to, że katalog okoliczności wskazujących na złą wiarę przy rejestracji domeny jest szeroki.

Wspomniany wcześniej brak definicji pojęcia złej wiary oraz brak polskiej regulacji prawnej dotyczącej nazw domen internetowych powoduje, że orzecznictwo Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji przyjmuje bardzo ogólną interpretację pojęcia złej wiary jako „pojęcia obejmującego sprzeczność z zasadami postępowania, które uznaje się lub powinno się uznawać za obowiązujący dobry obyczaj” (wyrok Sądu Polubownego z 22 października 2010 r., sygn. 29/10/PA).

Co przyniesie przyszłość?

Wydaje się, że w przypadku sporów dotyczących znaków towarowych można spodziewać się dalszego rozwijania i doprecyzowywania przez orzecznictwo pojęcia złej wiary.

Natomiast w świetle precyzyjnie sformułowanej przez przepisy wspólnotowe definicji pojęcia złej wiary przy rejestrowaniu domeny internetowej zasadne staje się, aby w przypadku sporów domenowych dotyczących polskich domen krajowych prowadzonych przed Sądem Polubownym stosować zarówno wykładnię przeprowadzoną przez Trybunał, jak i zawartą w orzecznictwie Sądu ADR.

Z pewnością bowiem im łatwiejsze będzie podważenie wykorzystywania w złej wierze cudzego oznaczenia do rejestracji swojego znaku towarowego lub nazwy domeny internetowej, tym łatwiejsze będzie eliminowanie z rynku nieuczciwych rejestracji znaków towarowych czy też domen internetowych.

Marzena Białasik-Kendzior, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy