Zmiana systemu rejestracji znaków towarowych | Co do zasady

Druga nowelizacja Prawa własności przemysłowej, która zacznie obowiązywać 15 kwietnia 2016 r., wprowadza zasadnicze zmiany w procedurze uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, zastępując dotychczasowy system badawczy systemem rejestracyjnym.

Polska jest jednym z niewielu państw europejskich stosujących tzw. system badawczy. Polega on na tym, że przed udzieleniem ochrony na znak towarowy Urząd Patentowy przeprowadza pełne badanie formalne i merytoryczne. Oznacza to, że Urząd Patentowy sprawdza nie tylko to, czy dane oznaczenie spełnia wymogi stawiane znakom towarowym (tzw. bezwzględne podstawy odmowy), ale także to, czy nie koliduje ono z prawami wcześniejszymi, na przykład innymi identycznymi lub podobnymi znakami towarowymi (tzw. względne podstawy odmowy). Jeżeli w wyniku badania Urząd nie stwierdzi istnienia żadnych podstaw odmowy, wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy. Natomiast jeżeli kolizja ma miejsce, Urząd odmawia ochrony, mając na uwadze interes publiczny, czyli interes konsumentów oraz prawa właścicieli wcześniejszych znaków towarowych.

Zaletą systemu badawczego jest stosunkowa pewność prawa. Wprawdzie uzyskanie ochrony na znak towarowy nie gwarantuje uprawnionemu, że nie narusza on wcześniejszych praw, jednak badanie znaków towarowych przeprowadzone przez Urząd Patentowy jest skrupulatne i powinno uniemożliwiać uzyskanie ochrony na przykład na identyczny lub podobny znak towarowy dla identycznych lub podobnych towarów lub usług, jeżeli istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia tych towarów lub usług.

System ten ma jednak wady. Jego niewątpliwą słabością jest przede wszystkim dość długi czas oczekiwania na udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy oraz skomplikowana procedura. Zdarza się także, że przedsiębiorcy zainteresowani ochroną i używaniem znaku towarowego w Polsce takiej ochrony nie uzyskują, chociaż w praktyce ryzyko wprowadzenia konsumentów w błąd nie istnieje. Wcześniejsze znaki towarowe, w tym wspólnotowe, które często w Polsce nie są nawet używane, formalnie blokują rejestrację późniejszych znaków krajowych. W większości przypadków właściciele praw wcześniejszych nie wiedzą nawet o tym, że ich znaki towarowe uniemożliwiły uzyskanie prawa innym podmiotom, gdyż nie uczestniczą w procedurze przed Urzędem i nie ponoszą żadnych kosztów z nią związanych.

Koniec formalnego blokowania znaku

Od 15 kwietnia 2016 r. w Polsce, podobnie jak przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO, dawniej OHIM), obowiązywać będzie tzw. system rejestrowy. Zgodnie z nowym systemem Urząd Patentowy będzie przeprowadzał badanie formalno-prawne i sprawdzał wyłącznie, czy znak towarowy spełnia bezwzględne przesłanki udzielenia ochrony.

Urząd Patentowy będzie także zawiadamiał zgłaszającego znak towarowy o istnieniu wcześniejszych identycznych lub podobnych znaków towarowych przeznaczonych dla takich samych lub podobnych towarów i usług. Celem tego działania ma być zapewnienie pewności prawa i przekazanie zgłaszającemu jasnego komunikatu o potencjalnych przeszkodach rejestracji w postaci praw osób trzecich. Urząd Patentowy będzie de facto nadal przeprowadzał badanie merytoryczne, jednak w przypadku znalezienia kolidujących znaków towarowych nie odmówi z urzędu udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony znak towarowy z powodu kolizji z prawami wcześniejszymi. Zmiana systemu ułatwi uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy dzięki wyeliminowaniu sytuacji formalnego blokowania znaku towarowego przez wcześniejsze prawa. Powinna ona także przyśpieszyć uzyskanie prawa ochronnego. Szybciej, bo w terminie najpóźniej dwóch miesięcy od daty zgłoszenia, będzie ujawniana informacja o zgłoszeniu znaku towarowego (obecnie Urząd Patentowy zobowiązany jest dokonać ogłoszenia niezwłocznie po upływie trzech miesięcy od daty zgłoszenia, zaś w praktyce informacja taka dostępna jest po upływie około czterech miesięcy po zgłoszeniu).

Składanie uwag i sprzeciwu

Zgodnie z nowym systemem po ujawnieniu informacji o zgłoszeniu znaku towarowego będzie można przedstawiać uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego. Obecnie uwagi można składać, powołując się zarówno na podstawy bezwzględne, jak i względne. Nowa ustawa przewiduje możliwość składania uwag wyłącznie na podstawie tych pierwszych, zaś sprzeciwu – wyłącznie na podstawie drugich.

Nowością są także moment i czas na składanie sprzeciwu. Dotychczas można go było złożyć po udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w ciągu sześciu miesięcy od publikacji w Wiadomościach Urzędu Patentowego. Po 15 kwietnia 2016 r. sprzeciw będzie można złożyć przed udzieleniem prawa wyłącznie w ciągu trzech miesięcy od publikacji informacji o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Ustawa przewiduje również możliwość podniesienia w odpowiedzi na sprzeciw zarzutu nieużywania wcześniejszego znaku towarowego w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu dla towarów objętych sprzeciwem. W przypadku uznania zarzutu za zasadny Urząd sprzeciw oddali. Zmiana ta jest korzystna. Obecnie również istnieje możliwość podniesienia zarzutu nieużywania wcześniejszego znaku towarowego. Polega to jednak na wszczęciu oddzielnego postępowania o uznanie znaku towarowego za wygasły, co wiąże się z przedłużeniem postępowania i dodatkowymi kosztami dla przedsiębiorców.

Jednocześnie nowelizacja znosi rygor umorzenia postępowania w sprawie sprzeciwu i wydania decyzji uchylającej decyzję o udzieleniu prawa w przypadku, gdy uprawniony nie odpowie na sprzeciw w wyznaczonym terminie. Zgodnie z nowymi przepisami Urząd Patentowy, podobnie jak EUIPO, rozpatrzy sprzeciw i wyda decyzję o jego oddaleniu lub uwzględnieniu nawet wtedy, gdy zgłaszający nie przedstawi swojego stanowiska.

Wprowadzenie tej zmiany jest korzystne, gdyż zdarzało się, że przedsiębiorcy, którzy właśnie uzyskali prawo wyłączne na znak towarowy i ponieśli jego wysokie koszty, szybko to prawo tracili. Powody tego były różne, zwykle brak znajomości prawa, wadliwy obieg korespondencji czy też zbyt krótki czas na złożenie odpowiedzi. Uprawnieni często nie zdawali sobie sprawy, że wystarczyło przesłać zwykłe oświadczenie o bezzasadności sprzeciwu. Czasem korzystali na tym właściciele praw wcześniejszych, których sprzeciwy nie byłyby wcale uwzględnione, a jednak ze względów formalnych i bez ponoszenia dużych kosztów udawało im się eliminować z rejestru późniejsze znaki towarowe.

Należy jednak zaznaczyć, że zmiana ta dotyczy tylko znaków towarowych. Powyższy rygor nie został zniesiony dla innych praw, czyli wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i wynalazków.

Ograniczeniu kosztów postępowania służy także kolejny przepis wprowadzony omawianą nowelizacją. Obecnie w przypadku uznania sprzeciwu za bezzasadny sprawa jest rozstrzygana w postępowaniu spornym, a decyzja podejmowana jest na rozprawie. Nowy system nie przewiduje rozprawy. Decyzję o uwzględnieniu bądź oddaleniu sprzeciwu podejmie ekspert Urzędu Patentowego. Natomiast jeżeli strona nie zgodzi się z decyzją Urzędu, może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wówczas Urząd, jeżeli uzna to za zasadne, może z urzędu bądź na wniosek strony przeprowadzić rozprawę.

Co istotne, nowe przepisy dotyczące postępowania w sprawie sprzeciwu nakładają na składającego sprzeciw obowiązek złożenia w odpowiednim terminie dowodów pod rygorem utraty możliwości powoływania się na nie. Do tej pory zgłaszający sprzeciw mogli próbować obejść wspomniany rygor dowodowy, wszczynając inne postępowanie – o unieważnienie znaku towarowego, w którym powoływali nowe, nieprzedstawione wcześniej dowody. Nowością wprowadzoną przez drugą nowelizację jest wyeliminowanie możliwości złożenia wniosku o unieważnienie w sytuacji, gdy wcześniej złożono już sprzeciw oparty na tych samych podstawach prawnych i tych samych prawach wcześniejszych, a sprzeciw ten został prawomocnie oddalony. Celem tej regulacji jest zapewnienie równości stron. Zgodnie z dotychczasową ustawą zgłaszający, w przeciwieństwie do właściciela wcześniejszego prawa, w przypadku otrzymania negatywnej decyzji nie miał kolejnej szansy na złożenie dowodów i wszczęcie postępowania w tej samej sprawie.

Konieczna aktywność właściciela znaku towarowego

Warto wspomnieć także, że w przeciwieństwie do EUIPO Urząd Patentowy nie będzie przesyłał informacji o zgłoszeniach znaków towarowych do właścicieli praw wcześniejszych. Oznacza to, że ci ostatni, jeśli nie chcą dopuścić do rejestracji podobnego znaku towarowego, powinni prowadzić własny monitoring zgłoszeń i w razie potrzeby składać sprzeciwy wobec znaków towarowych, które mogą naruszać ich prawa. Zatem aktywność właściciela znaku towarowego nie powinna się kończyć na uzyskaniu prawa wyłącznego; po wejściu w życie nowych przepisów powinien on bowiem aktywnie przeciwdziałać rejestracji kolizyjnych znaków towarowych. Nakłada to na właścicieli wcześniejszych praw dodatkowy obowiązek i wiąże się z ponoszeniem przez nich kosztów postępowania w sprawie ewentualnego sprzeciwu.

Mimo powyższej niedogodności wprowadzenie nowego modelu uzyskiwania prawa na znaki towarowe jest zmianą rewolucyjną, która powinna przyczynić się do zwiększenia liczby zgłaszanych znaków oraz przyspieszyć i ułatwić przedsiębiorcom uzyskiwanie ich ochrony w systemie krajowym. Sprawne funkcjonowanie nowego systemu powinno zachęcić zwłaszcza polskie podmioty do wybierania ochrony krajowej, bez potrzeby dokonywania zgłoszenia w EUIPO. Mimo niewątpliwych zalet ochrony wspólnotowej koszty jej uzyskania i utrzymania są zwykle dla uprawnionych bardzo wysokie.

Monika Wieczorkowska, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy