Minifigurka LEGO dołącza do kostki Rubika | Co do zasady

Minifigurka LEGO to zabawka dla każdego. Jak się okazuje, rozwija nie tylko wyobraźnię, ale także linię orzeczniczą unijnego Sądu, odwracając – jako kolejna zabawka po kostce Rubika – trend odmawiający uznania kształtów towarów za znaki towarowe.

Wyroki Sądu z 16 czerwca 2015 r. w sprawach T‑395/14, T- 396/14 Best-Lock (Europe) Ltd przeciwko OHIM

Prawa związane z kultową – dla wielu – minifigurką LEGO są kontrolowane przez duńską spółkę LEGO Juris A/S. Na jej wniosek w 2000 r. Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) zarejestrował kształt figurki jako trójwymiarowy wspólnotowy znak towarowy m.in. dla gier i zabawek, pod numerami CTM 50518 i 50450.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu wynikającego z charakteru samych towarów lub z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego, nie mogą zostać zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy. Powołując się na powyższy przepis, spółka Best-Lock (również produkująca zabawki) w 2011 r. i 2012 r. złożyła do OHIM wnioski o unieważnienie praw do trójwymiarowej figurki. Podniosła, że kształt minifigurki wynika z charakteru samych towarów i stanowi rozwiązanie techniczne polegające na zdolności łączenia figurki z innymi klockami konstrukcyjnymi. Jest oczywiste, że konkurencyjnemu producentowi zabawek zależało na ograniczeniu w zasadzie nielimitowanej czasowo ochrony wynikającej z rejestracji figurki jako znaku towarowego.

OHIM oddalił wnioski o unieważnienie praw do znaku. Best-Lock nie zgodziła się z takim rozstrzygnięciem, wobec czego sprawy obu znaków trafiły do Sądu (dawnego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich). Sąd również oddalił skargi Best-Lock i uznał, że kształt minifigurki LEGO może stanowić zarejestrowany znak towarowy, a Best-Lock nie przedstawiła żadnych argumentów na poparcie twierdzenia, że ustalenia OHIM były w tym zakresie nieprawidłowe. Uzasadnienia obu składów sędziowskich nieco się od siebie różnią, niemniej jednak oba posługują się podobną argumentacją.

Sąd uznał, że brak jest argumentów, które pozwalałyby na stwierdzenie, że minifigurka składa się wyłącznie z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego. Sąd podkreślił, że w zasadzie każdy kształt towaru jest do pewnego stopnia funkcjonalny. Nie oznacza to, że należy odmówić mu możliwości bycia znakiem towarowym. Przypomniał, że odmowa rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego możliwa jest jedynie wtedy, gdy tworzone są one wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego. Warunek ten jest spełniony tylko wówczas, gdy wszystkie podstawowe cechy kształtu spełniają tę funkcję. Sam fakt, że niektóre elementy figurki są ruchome, nie jest efektem technicznym. Sąd zauważył także, że minifigurka nie jest modułowa, tzn. nie może być dowolnie łączona z wieloma – jak byśmy chcieli – identycznymi figurkami, co również potwierdza, że nie wynika z niej efekt techniczny.

Sąd podkreślił, że charakterystyczny ludzki kształt nadają minifigurce głowa, ciało, ręce i nogi. Z kształtem tych charakterystycznych elementów minifigurki nie łączy się ani nie wynika z niego żaden efekt techniczny. Efektem kształtu minifigurki jest po prostu nadanie jej cech ludzkich. Sąd wskazał, że fakt, iż przedmiot może być łączony z innymi przedmiotami, nie jest efektem technicznym tego przedmiotu ani jego kształtu. Sposób przedstawiania ręki figurki, otworów w stopach oraz w tyle nóg nie pozwala samo w sobie na uznanie, że elementy te mają funkcję techniczną. Nawet gdyby przyjąć założenie Best-Lock, że kształt tych elementów może mieć funkcję techniczną, polegającą na możliwości łączenia z innymi klockami, elementy te nie mogą być w ogólnym wrażeniu wywieranym przez kształt minifigurki uznane za najważniejsze. Nie stanowią one o istocie kształtu figurki. Nie można też określić jako „efekt techniczny” faktu, że trójwymiarowa figurka przedstawiająca postać może być używana przez dziecko do zabawy, np. do łączenia z innymi klockami. Kształt minifigurki – rozpatrywany jako całość – nie jest jako taki niezbędny do łączenia jej z innymi elementami. Cechy charakterystyczne kształtu minifigurki nie są więc niezbędne do uzyskania efektu technicznego.

Best-Lock argumentowała też, że żadna z cech kształtu figurki nie jest wynikiem twórczego projektowania. Sąd uznał ten argument za niedopuszczalny. To, czy kształt zarejestrowany jako znak towarowy jest wynikiem twórczego projektowania czy też nie, pozostaje bez znaczenia dla jego oceny w kontekście stosowania przepisu rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, na który powoływał się Best-Lock.

Sąd odniósł się także do wcześniejszej sprawy dotyczącej pojedynczego czerwonego klocka LEGO (wyrok z 12 listopada 2008, w sprawie T‑270/06, opisany w tekście Klocek LEGO nie może być znakiem towarowym). W ww. sprawie TSUE odmówił pojedynczemu klockowi zdolności bycia znakiem towarowym. Sąd nie dopatrzył się podobieństw pomiędzy znakami rozpatrywanymi w tamtej i tej sprawie. Podkreślił, że pomiędzy pojedynczym klockiem LEGO a kształtem minifigurki LEGO występują zasadnicze różnice. Jak wskazał Sąd, jedyną wspólną im cechą jest to, że zostały zgłoszone do rejestracji przez ten sam podmiot.

Best-Lock jako dodatkową podstawę wniosku o unieważnienie znaku podała złą wiarę LEGO Juris A/S w momencie dokonywania zgłoszenia kształtu figurki do rejestracji. Twierdziła, że rejestracja miała na celu wyeliminowanie niechcianej konkurencji. Best-Lock wskazywała, że posługiwała się znakiem jeszcze przed jego rejestracją przez LEGO oraz że LEGO nigdy nie używało figurki w formie pozbawionej wypustki na głowie, tak jak znaku nr CTM-50518. Sąd nie podzielił tego stanowiska. Uznał, że Best-Lock nie przedstawiła żadnych argumentów na poparcie twierdzenia dotyczącego złej wiary.

Sąd potwierdził, że nie można odmówić minifigurce możliwości rejestracji jako wspólnotowy znak towarowy. Tym samym dołączyła ona do graficznego przedstawienia kostki Rubika (wyrok Sądu z 25 listopada 2014 r. w sprawie T- 450/09), które również zostało uznane za mogące pełnić funkcje znaku towarowego (jak to opisywaliśmy w tekście Czym się różni klocek LEGO od kostki Rubika?). Tak jak kostka Rubika znacząco różni się od przedstawień innych układanek trójwymiarowych dostępnych na rynku, tak minifigurka o charakterystycznym ludzkim kształcie odróżnia się od innych i nierozerwalnie kojarzona jest z przedsiębiorstwem LEGO. Ocena Sądu w sprawie kształtu trójwymiarowej minifigurki stanowi pozytywny wyłom w tendencji zmierzającej raczej do zawężania zakresu ochrony znaków towarowych (opisanej również w tekście Coraz trudniej zarejestrować kształt produktu jako znak towarowy). To kolejne orzeczenie, które słusznie respektuje zasadę, że kształt może pełnić funkcję odróżniającą – zwłaszcza w przypadku znanych towarów.

Lena Marcinoska, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy